Due società di capitali si contendono la stessa denominazione? Ha ragione chi si è iscritta per prima al Registro Imprese

Due società di capitali con la stessa denominazione sociale.

Un caso tutt’altro che infrequente che sfocia anche in contenziosi per la tutela del marchio.

Com’è accaduto in un recente caso in merito al quale la Corte di Cassazione ha chiarito la “linea” da tenere: il conflitto tra i segni va risolto dando prevalenza all’iscrizione nel registro delle imprese o nel registro delle società, per il periodo che precede l’entrata in vigore della Legge 580/1993, che è intervenuta per prima.

 

Il contenzioso per il marchio tra due aziende produttrici di caffè

La vicenda. La Crastan s.p.a., un’azienda alimentare toscana specializzata nella produzione di caffè e surrogati, agiva in giudizio nei confronti di Crastan Caffè s.r.l., ditta spezzina di torrefazione – dunque, lo stesso ambito di produzione -, lamentando l’utilizzo di una denominazione sociale confondibile con la propria, nonché l’impiego di marchi interferenti con i suoi segni distintivi e la concorrenza sleale posta in atto ai propri danni.

La società citata in giudizio si costituiva e proponeva domanda riconvenzionale a tutela della propria ragione sociale e dei propri marchi, di cui a sua volta lamentava la contraffazione.

Il Tribunale di La Spezia respingeva la domanda principale e accoglieva parzialmente quella riconvenzionale, dichiarando che l’uso, da parte della società attrice, del marchio recante il segno «Crastan» nella commercializzazione del caffè, era lesivo dei diritti esclusivi spettanti alla convenuta: di conseguenza, inibiva alla società che aveva intrapreso il giudizio l’impiego del marchio registrato. Crastan s.p.a. proponeva appello che, nella resistenza di Crastan Caffè, la Corte di appello di Genova respingeva con sentenza pubblicata il 18 luglio 2014., ma l’azienda ha proposto ricorso contro quest’ultima sentenza anche per Cassazione basato su sette motivi.

 

Il ricorso per Cassazione

La Crastan S.p.A. lamentava in particolare il fatto che la Corte di merito non avesse applicato correttamente il secondo comma del cit. art. 2564 c.c., impiegando un elemento di valutazione del tutto estraneo rispetto alla disciplina normativa, e cioè l’appartenenza di uno dei soci della società Crastan Caffè alla famiglia che era una volta titolare della società di fatto Bazzel Crastan & C., la quale aveva cessato la propria attività nel 1959.

L’errore sarebbe consistito, ad avviso della ricorrente, nel valorizzare, nel conflitto tra denominazioni sociali, il fatto che quella adottata per seconda fosse costituita dal patronimico di uno dei soci.

Il giudice distrettuale avrebbe dovuto invece fare applicazione del criterio della priorità e ciò avrebbe condotto a risolvere il conflitto in favore della ricorrente. Inoltre, la ricorrente asseriva che la Corte distrettuale aveva conferito “una sorta di ultrattività” alla società di fatto Bazzel-Crastan & C., che aveva cessato la propria attività nel 1959: il giudice del gravame aveva infatti erroneamente ritenuto che l’adozione della denominazione «Crastan» da parte della contro-ricorrente, costituita nel 1976, dovesse ritenersi valida per il sol fatto che l’attività intrapresa di quest’ultima si ricollegasse alla precedente attività di famiglia.

Aggiungendo anche che, a norma dell’art. 2565, comma 1, c.c. la ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda, e obiettando che la sentenza impugnata non si era curata di verificare se vi fosse stato un trasferimento di azienda dell’impresa cessata e se esso si fosse attuato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, come dispone l’art.2556 c.c..

 

La Suprema Corte accoglie il ricorso di Crastan S.p.A.

Questi motivi sono stati ritenuti fondati dalla Suprema Corte nella sentenza 21403/19 depositata il 14 agosto 2019. Gli Ermellini evidenziano che la Corte di merito ha ritenuto che “l’uso del nome e della ditta Crastan” fosse stato posto in essere legittimamente da parte di entrambi i contendenti: in forza di una ininterrotta trasmissione familiare quanto alla società attrice (sin da quando essa si denominava “Figli di Luzio Crastan” – Pontedera), in forza di una legittima reviviscenza del nome di famiglia Crastan (legato ai fasti del caffè spezzino) quanto alla società convenuta.

Ma, chiarisce la Suprema Corte, la disciplina della funzione identificativa svolta dalla ragione sociale e dalla denominazione delle società è regolata dall’art. 2567 c.c. che, oltre a richiamare le norme contenute nei titoli V e VI del quinto libro del codice civile, dichiara applicabili alla società le disposizioni dell’art. 2564 c.c. in tema di rischio di confusione tra le ditte individuali.

“Rammentato che la denominazione sociale non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all’azienda, onde il conflitto tra i segni deve necessariamente riguardare i soggetti che ne siano ab origine titolari, va evidenziato che tale conflitto va risolto avendo riguardo al momento in cui le società di capitali che ne sono titolari sono iscritte nel registro delle imprese (ovvero, per il periodo anteriore all’entrata in vigore della I. n. 580/1993, nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale, giusta l’art. 100 disp. att. c.c. e l’art. 27 d.p.r. n. 581/1995: incombente, quest’ultimo, contemplato con riguardo al procedimento di costituzione delle società, personali o anonime, anche nel periodo anteriore all’entrata in vigore del codice civile, stante la previsione contenuta negli artt. 90 e 91 cod. comm. 1882).

E infatti, pur dandosi atto che con riguardo alle ditte si discute, in dottrina, della possibilità di attribuire rilievo all’uso del segno che preceda l’altrui registrazione, è escluso che una tale questione possa porsi per le società di capitali (di cui qui si controverte), visto che queste ultime acquistano la personalità giuridica e vengono quindi ad esistenza, come soggetti di diritto, con l’iscrizione nel registro delle imprese: sicché non è nemmeno concepibile un utilizzo della rispettiva denominazione sociale prima di tale momento”.

 

Va tenuto conto della data di iscrizione nel Registro delle Imprese

Dunque, La Corte di appello, avanti a cui si dibatteva dell’usurpazione della denominazione sociale lamentata da Crastan s.p.a., avrebbe dovuto anzitutto accertare se Crastan Caffè s.r.l. fosse stata costituita prima dell’odierna ricorrente.

“Essa ha invece attribuito indebitamente rilievo decisivo alla richiamata «reviviscenza del nome di famiglia» – osservano gli Ermellini -: nella sentenza è spiegato, al riguardo, che tra i soci fondatori della società appellata, oggi controricorrente, vi fosse il figlio di una Crastan, che era «ultimo rappresentante della famiglia» e che la nuova società, avvalendosi del nome Crastan, intendeva ricollegarsi alla precedente attività di famiglia, sfruttandone la notorietà. Tale elemento è tuttavia privo di rilievo.

L’assunzione della denominazione «Crastan», da parte dell’odierna controricorrente, non poteva certo giustificarsi in ragione del fatto che uno dei suoi soci avesse tale cognome.

Infatti, qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all’oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’art. 2564 c.c. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga nemmeno nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella società, poiché anche in tale ipotesi la denominazione della società può essere liberamente formata”.

La Cassazione, peraltro, fa notare anche che un trasferimento della denominazione dalla società che cessò di operare nel 1959 all’odierna controricorrente, oltre a non essere stato puntualmente dedotto, “sconterebbe la preclusione cui va incontro l’autonomo trasferimento della ragione sociale.

Senza contare, poi, che l’inattività della società (inattività nella specie riferibile a Bazzel Crastar & C.) fa presumere che la denominazione sociale e la ditta, che costituiscono segni distintivi, come tale destinati a suscitare, in chi le percepisce, associazioni di significato che sono legate all’uso costante di quel segno nella sua funzione individuante, e che vengono necessariamente meno ove il segno stesso cessi, per un certo arco di tempo, di essere adoperato, abbiano perso la funzione distintiva che era loro propria: sicché, in ultima analisi, il detto trasferimento avrebbe avuto comunque ad oggetto un segno già estinto”.

La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai primi due motivi di ricorso e la causa va rinviata alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: «Ove due società di capitali abbiano la medesima denominazione il conflitto tra i segni va risolto attribuendo prevalenza all’iscrizione nel registro delle imprese, o nel registro delle società per il periodo che precede l’entrata in vigore della I. n. 580/1993, che è intervenuta per prima, senza che assuma rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest’ultima coincida col cognome di uno di tali soci».